ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ Справа № 20/184 19.10.10 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Еліт-фарм» До 1. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 2. Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «ФАРМАКОМ» про визнання свідоцтва України №94703 від 25.07.2008р. на знак для товарів і послуг «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ» недійним; заборону використання позначення; спонукання до вчинення дій Суддя Палій В.В. Представники : Від позивача Алдошин О.М. –предст. (дов. від 11.03.2010р.), Катунова К.Є. –предст. (дов. від 21.09.2010р.) Від відповідачів 1. Потоцький М.Ю. –предст. (дов. від 11.01.2010р.) 2. Валенціонок О.О. –предст. (дов. від 20.08.2009р.) ОБСТАВИНИ СПРАВИ: Позовні вимоги заявлені про визнання свідоцтва України №94703 від 25.07.2008р. на знак для товарів і послуг «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ»недісйним; зобов’язання відповідача-1 повідомити про це у своєму офіційному бюлетені; заборону відповідачу-2 використовувати позначення «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ»; зобов’язання відповідача-2 вилучити із торгової мережі товари в упаковці під словесним позначенням «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ»; стягнення з відповідача-2 витрат по сплаті державного мита, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та витрат по оплаті Висновку №7115 спеціального дослідження об’єктів інтелектуальної власності, проведеного КНДІСЕ. Ухвалою суду від 18.06.2009р. суддею Палієм В.В. порушено провадження у справі №20/184 та прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 11.08.2009р. Враховуючи те, що 11.08.2009р. суддя Палій В.В. перебував у щорічній відпустці, ухвалою від 23.06.2009р. справа №20/184 призначена до розгляду на 25.08.2009р. Представник позивача у судовому засіданні 25.08.2009р. звернувся до суду із заявою про продовження строку вирішення спору у справі №20/184. Клопотання, викладене у заяві, судом задоволено. Представник позивача надав суду письмове обґрунтування позовної вимоги про стягнення з відповідача-2 вартості висновку спеціаліста та упаковку добавки дієтичної «КАПИЛЯРУМ/КАПІЛЯРУМ», на якій виробником зазначено - ТОВ ВТФ «ФАРМАКОМ». У зв’язку з неявкою у судове засідання представників відповідачів та необхідністю витребувати неподані суду документи, розгляд справи 25.08.2009р. відкладено. У судовому засіданні 09.09.2009р. представник відповідача-1 надав суду відзив на позовну заяву, у якому заперечив проти позовних вимог з підстав, які наведені у відзиві. Представник відповідача-2 надав суду відзив на позовну заяву, у якому заперечив проти позовних вимог з підстав, які наведені у відзиві. У судовому засіданні 09.09.2009р. суд прийшов до висновку про необхідність призначити у справі №20/184 судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності. Для надання сторонам можливості запропонувати суду питання, які сторони вважають за доцільне поставити на вирішення експерта, у судовому засіданні 09.09.2009р. судом оголошено перерву до 16.09.2009р. 14.09.2009р. судом одержано перелік питань, які відповідач-2 вважав за доцільне поставити перед експертом. Проведення експертизи відповідач-2 просив суд доручити Київському НДІ судових експертиз. У судовому засіданні 16.09.2009р. представники позивача та відповідача-1 надали суду власні переліки питань, які вважали за доцільне поставити перед експертом. При цьому, позивач просив суд доручити проведення експертизи Київському НДІ судових експертиз. Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Оскільки для роз’яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, ухвалою від 16.09.2009р. суд призначив у справі №20/184 судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Київському НДІ судових експертиз та зупинив провадження у справі. 02.02.2010р. судом одержано висновок №8432 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 28.12.2009р. по справі №20/184 з матеріалами справи. У зв’язку з усуненням обставин, які стали підставою для зупинення провадження у справі, ухвалою від 03.02.2010р. суд поновив провадження у справі №20/184 та призначив справу до судового розгляду на 16.02.2010р. 12.02.2010р. судом одержано клопотання від відповідача-2 про зупинення провадження у справі №20/184 до розгляду пов’язаної з нею справи №12/415 за позовом ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «Фармаком»до ДДІВ МОН України, ТОВ «Еліт-Фарм»про визнання частково недійсним свідоцтва України №57155 від 15.12.2005р. на знак для товарів і послуг «КАПІЛЯР». Як зазначає відповідач-2 у клопотанні, дані справи є пов’язаними між собою, оскільки позовні вимоги про визнання недійсним свідоцтва України №94703 від 25.07.2008р. на знак для товарів і послуг «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ»ґрунтуються на схожості цього позначення з позначенням «КАПІЛЯР» за свідоцтвом України №57155. У разі визнання недійсним свідоцтва України №57155, розгляд справи за позовом про визнання недійсним свідоцтва України №94703 буде неможливим, через відсутність предмета спору. У судовому засіданні 16.02.2010р. представник позивача надав суду письмові пояснення по справі, з урахуванням висновку експертизи №8432 від 28.12.2009р., відповідно до яких просить суд позовні вимоги задовольнити у повному обсязі. У судовому засіданні 16.02.2010р. розгляд клопотання відповідача-2 про зупинення провадження у справі №20/184 перенесено судом на наступне судове засідання. У зв’язку з неявкою у судове засідання представників відповідачів, розгляд справи 16.02.2010р. відкладено. 02.03.2010р. судом одержано клопотання від відповідача-2 про здійснення технічної фіксації судового процесу. У судовому засіданні 03.03.2010р. клопотання судом задоволено. Представник відповідача-1 надав суду письмові пояснення, у яких просив суд не враховувати висновок №8432 судової експертизи при вирішенні спору, оскільки він є таким, що складений з порушенням порядку проведення експертизи. Так, експерт Климова Н.Б., яка підготувала висновок №8432, до призначення судової експертизи готувала висновок №7115 спеціального дослідження від 29.12.2008р. за замовленням позивача щодо схожості знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №94703 із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №57155, тобто між позивачем та експертом Климовою Н.Б. до призначення судової експертизи існували відносини, в тому числі, фінансового характеру, що є підставою для відводу чи самовідводу експерта. У даному випадку, експерт є заінтересованою особою у підтвердженні результатів свого попереднього висновку, як спеціаліста, отже був побічно заінтересований у результатах розгляду справи. Представник відповідача-2 надав суду додаткові письмові пояснення в обґрунтування клопотання про зупинення провадження у справі №20/184. У судовому засіданні 03.03.2010р. суд прийшов до висновку про необхідність зупинити провадження у справі №20/184 до вирішення пов’язаної з нею іншої справи №12/415, яка розглядається у Господарському суді міста Києва та набрання процесуальним документом, прийнятим за наслідками розгляду справи №12/415, законної сили, з огляду на наступне. Позовні вимоги у справі №20/184 мотивовані тим, що державна реєстрація знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №94703 здійснена відповідачем-1 з порушенням вимог чинного законодавства України, так як таке позначення не в повній мірі придатне відрізнити товар позивача під знаком для товарів і послуг «КАПІЛЯР»за свідоцтвом України №57155 від товару під знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №94703, власником якого є відповідач-2, що може спричинити збитки позивачу. Натомість, у справі №12/415, яка розглядається Господарським судом міста Києва предметом спору є визнання частково недійсним свідоцтва України №57155 від 15.12.2005р. щодо товарів 05 класу МКТП, власником якого є позивач у справі №20/184. У випадку визнання частково недійсним свідоцтва України №57155 від 15.12.2005р. щодо товарів 05 класу МКТП, підстава позову у справі №20/184 (в частині товарів 05 класу МКТП) буде відсутня. За наведених обставин, суд задовольнив клопотання відповідача-2 та ухвалою від 03.03.2010р. зупинив провадження у справі №20/184 до вирішення пов’язаної з нею іншої справи №12/415, яка розглядається у Господарському суді міста Києва та набрання процесуальним документом, прийнятим за наслідками розгляду справи №12/415, законної сили. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.06.2010р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Еліт-фарм»на ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.03.2010р. у справі №20/184 залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.03.2010р. у справі №20/184 залишено без змін. Постановою Вищого господарського суду України від 14.09.2010р. касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Еліт-фарм»задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.03.2010р. у справі №20/184 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.06.2010р. зі справи №20/184 скасовано, справу передано на розгляд до Господарського суду міста Києва. 16.09.2010р. матеріали справи повернуто до Господарського суду міста Києва та за резолюцією В.о. Голови Господарського суду міста Києва від 17.09.2010р. передано для подальшого розгляду судді Палію В.В. За наведених обставин, ухвалою від 20.09.2010р. справа №20/184 призначена до судового розгляду на 05.10.2010р. У судовому засіданні 05.10.2010р. представник позивача на вимогу ухвали суду надав упаковку добавки дієтичної, яка маркована знаком «КАПИЛЯРУМ/КАПІЛЯРУМ», на якій виробником зазначено - ТОВ ВТФ «ФАРМАКОМ»та докази придбання вказаного товару (фіскальний чек). Представник відповідача-1 надав суду додаткові письмові пояснення на висновок №8432 судової експертизи, у яких, зокрема, зазначив, що експертом у дослідницькій частині висновку було змінено об’єкти дослідження та досліджено частини порівнюваних знаків для товарів і послуг; експерт Климова Н.Б. є побічно заінтересованою особою у результатах розгляду справи. Відповідно висновок судової експертизи є таким, що викликає сумнів у його правильності. Представник відповідача-2 звернувся до суду з клопотанням про відкладення розгляду справи та продовження строку розгляду справи, у зв’язку з тим, що відповідач-2 звернувся до Верховного Суду України із заявою про перегляд постанови ВГСУ від 14.09.2010р. у справі №20/184. З огляду на існування вірогідності скасування постанови ВГСУ від 14.09.2010р. по справі №20/184, розгляд справи має бути відкладено до вирішення Вищим господарським судом України питання про допуск справи до провадження та постановлення ВСУ ухвали про відкриття провадження. Клопотання судом не задоволено, оскільки ст. 77 ГПК України не передбачає наведеної у клопотанні підстави для відкладення розгляду справи. 05.10.2010р. судом одержано заяву від ТОВ «Красота та Здоров’я» про вступ у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача -2. Клопотання мотивовано тим, що ТОВ «Красота та Здоров’я»отримано від відповідача-2 за ліцензійним договором від 21.05.2010р. невиключну ліцензію на використання знаку для товарів і послуг «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ»за свідоцтвом України №94703. Відповідно, рішення у даній справі безпосередньо вплине на права та обов’язки заявника, як ліцензіата за договором. У судовому засіданні 05.10.2010р. судом оголошено перерву до 12.10.2010р., з метою вирішення питання про допущення ТОВ «Красота та Здоров’я»до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача -2. 11.10.2010р. відповідача-1 через канцелярію суду подано, на підтвердження позиції відповідача-1, що знак для товарів і послуг «КАПІЛЯРУМ КАПІЛЯР»за свідоцтвом України №94703 відповідає умовам правової охорони, висновок патентного повіреного України Картушина Д.М. У судовому засіданні 12.10.2010р. судом відмовлено у допущенні ТОВ «Красота та Здоров’я»до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача -2, оскільки зобов’язання, які виникли за ліцензійним договором від 21.05.2010р., не є предметом даного спору. Крім того, під час укладення ліцензійного договору від 21.05.2010р., справа №20/184 знаходилась у провадженні суду, відповідно, ТОВ Виробничо-торгівельна фірма «ФАРМАКОМ», як ліцензіар, було обізнано про розгляд вказаної справи у суді, про що мав можливість повідомити ліцензіата - ТОВ «Красота та Здоров’я» при укладенні договору та визначенні терміну його дії. Представник відповідача-2 подав суду клопотання про призначення повторної судової експертизи у справі №20/184. Зазначене клопотання не підлягає задоволенню з підстав, наведених у мотивувальній частині рішення. У судовому засіданні 19.10.2010р. після закінчення розгляду справи судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення. Сторони повідомлені про дату складення повного рішення –21.10.2010р. Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, оглянувши оригінали документів, суд, - ВСТАНОВИВ: Позивач є власником свідоцтва №57155 від 15.12.2005р. на комбінований знак для товарів і послуг «КАПІЛЯР». Правова охорона свідоцтва №57155 розповсюджується на товари та послуги 05, 35 та 44 класів МКТП. 25.07.2008р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстровано знак для товарів і послуг «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ»на ім’я відповідача-2 і видано свідоцтво №94703 щодо товарів 03 та 05 класів МКТП, а саме: 03 клас МКТП –«вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми; ефірні олії, косметика, зубні порошки і пасти»; 05 клас МКТП- фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев’язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди, а також мазі, креми та бальзами для зовнішнього використання для догляду за шкірою при опіках, для загоєння ран, а також на профілактичні та інші лікарські (медичні) потреби. Дата подання заявки відповідачем-2 на реєстрацію знака « КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ» - 20.02.2008р. Позивач вважає, що зареєстрований знак « КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ»(свідоцтво №94703) не відповідає умовам наданням правової охорони, з наступних підстав. Позначення «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ»(свідоцтво №94703) є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком «КАПІЛЯР»за свідоцтвом України №57155 для таких самих (тотожних) або споріднених товарів; знак для товарів і послуг «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ»(свідоцтво №94703) є оманливим або може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, у зв’язку з використанням знаку для товарів і послуг «КАПІЛЯР». Відповідач-1 у відзиві проти позовних вимог заперечив, скільки позивачем не зазначено, в чому полягає порушення його прав відповідачем-1; позивачем не доведено факту схожості двох знаків та не доведено спорідненості послуг, які надають позивач і відповідач-2. Відповідач-2 у відзиві просить суд у задоволенні позовних вимог відмовити, оскільки за результатом проведеної кваліфікаційної експертизи не знайдено підстав вважати, що заявлене відповідачем-2 до реєстрації позначення не відповідає умовам надання правової охорони; вимога позивача про стягнення витрат по оплаті Висновку №7115 спеціального дослідження об’єктів інтелектуальної власності у розмірі 3158,40грн. суперечить нормам чинного законодавства України та принципам господарського судочинства. З метою всебічного, повного та об’єктивного вирішення спору у справі №20/184 призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Київському НДІ судових експертиз. На вирішення експерта були поставлені наступні питання: - Чи є знак для товарів і послуг «КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ»(свідоцтво України №94703) схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «КАПІЛЯР»(свідоцтво України №57155)? - Чи є знак для товарів і послуг «КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ»(свідоцтво України №94703) оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, або особи, яка виробляє товар у зв’язку з використанням знаку для товарів і послуг «КАПІЛЯР»(свідоцтво України №57155)? - Чи є товари, щодо яких здійснено реєстрацію знака для товарів і послуг «КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ»(свідоцтво України №94703) для товарів 03, 05 класів МКТП, тими самими чи спорідненими з товарами та послугами, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «КАПІЛЯР»(свідоцтво України №57155) для товарів 05, 35, 44 класів МКТП? 02.02.2010р. Господарським судом міста Києва отримано матеріали справи №20/184 із висновком експертизи №8432 від 28.12.2009р., відповідно до якого у числі товарів, щодо яких здійснено реєстрацію знака «КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ»за свідоцтвом України №94703 для товарів 03, 05 класів МКТП, наявні товари як ті самі, так і споріднені з товарами і послугами, щодо яких здійснено реєстрацію знака для товарів і послуг «КАПІЛЯР»за свідоцтвом України №57155 для товарів і послуг 05, 44 класів МКТП; знак для товарів і послуг «КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ»за свідоцтвом України №94703 є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг «КАПІЛЯР»за свідоцтвом України №57155; знак для товарів і послуг «КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ»за свідоцтвом України №94703 не є оманливим, проте для товарів 03, 05 класів МКТП є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар та надає послуги у зв’язку з використанням знаку для товарів і послуг «КАПІЛЯР» за свідоцтвом України №57155 для товарів і послуг 05, 44 класів МКТП. Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню, з огляду на наступне. Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зокрема, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. У вирішенні спорів пов’язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функцій експерта. Враховуючи наведене положення, судом призначено експертизу об’єктів інтелектуальної власності у справі №20/184, яку доручено провести Київському НДІ судових експертиз. Згідно з висновком експертизи №8432 від 28.12.2009р. у числі товарів, щодо яких здійснено реєстрацію знака «КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ»за свідоцтвом України №94703 для товарів 03, 05 класів МКТП, наявні товари як ті самі, так і споріднені з товарами і послугами, щодо яких здійснено реєстрацію знака для товарів і послуг «КАПІЛЯР»за свідоцтвом України №57155 для товарів і послуг 05, 44 класів МКТП; знак для товарів і послуг «КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ»за свідоцтвом України №94703 є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг «КАПІЛЯР»за свідоцтвом України №57155; знак для товарів і послуг «КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ»за свідоцтвом України №94703 не є оманливим, проте для товарів 03, 05 класів МКТП є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар та надає послуги у зв’язку з використанням знаку для товарів і послуг «КАПІЛЯР»за свідоцтвом України №57155 для товарів і послуг 05, 44 класів МКТП. При цьому, у висновку експерт вказав, що позначення, яке може ввести в оману споживача –це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Знак «КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ»стосовно товарів, для яких його зареєстровано, є фантазійним і не може розглядатись як такий, що може породити у споживачів асоціації щодо якості товару, які не відповідають дійсності; не вказує безпосередньо на вид товару чи послуги (не є описовим). ТОВ «Еліт-фарм»(знак для товарів і послуг «КАПІЛЯР») та ТОВ ВТФ «ФАРМАКОМ»(знак для товарів і послуг «КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ») діють в однакових сферах господарської діяльності (реалізація товарів медичного призначення) виробляють споріднені товари (вітаміни, біологічно активні добавки до харчування), мають спільне коло споживачів. Суд оцінює зазначений висновок експертизи як належний доказ у справі №20/184. Відповідач-1 у письмових поясненнях посилається на те, що висновок експертизи є таким, що складений з порушенням порядку проведення експертизи. Так, експерт Климова Н.Б., яка підготувала висновок №8432, до призначення судової експертизи готувала висновок №7115 спеціального дослідження від 29.12.2008р. за замовленням позивача щодо схожості знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №94703 із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №57155, тобто між позивачем та експертом Климовою Н.Б. до призначення судової експертизи існували відносини, в тому числі, фінансового характеру, що є підставою для відводу чи самовідводу експерта. У даному випадку, експерт є заінтересованою особою у підтвердженні результатів свого попереднього висновку, як спеціаліста, отже був побічно заінтересований у результатах розгляду справи. Крім того, відповідач-2 надав клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи, з урахуванням тих самих обставин, що наведені відповідачем-1 у наведених вище поясненнях. Проте, суд відхиляє зазначені твердження відповідачів, оскільки під час призначення судової експертизи експерт був попереджений про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України. Підстави вважати, що висновок експерта є завідомо неправдивим або таким, що викликає сумнів у його правильності –відсутні. У суду також відсутні підстави вважати, що у дослідницькій частині висновку експертом були змінені об’єкти дослідження, оскільки експерт досліджував не частини порівнюваних знаків для товарів і послуг, як вказує відповідач-1, а знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №57155 та №94703, вцілому. Експертиза у справі №20/184 проведена судовим експертом, який має відповідні вищі філософську та юридичну освіти, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, пройшов відповідну підготовку та отримав кваліфікацію судового експерта (включений до Державного реєстру атестованих судових експертів), має стаж експертної роботи із 2004року. З огляду на викладене, підстави для задоволення клопотання відповідача-2 про призначення у справі повторної судової експертизи відсутні. Таким чином, на підставі вивчення матеріалів справи, результатів експертизи та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що знак для товарів і послуг «КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ»за свідоцтвом України №94703 є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг «КАПІЛЯР»за свідоцтвом України №57155; знак для товарів і послуг «КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ»за свідоцтвом України №94703 для товарів 03, 05 класів МКТП є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар та надає послуги у зв’язку з використанням знаку для товарів і послуг «КАПІЛЯР»за свідоцтвом України №57155 для товарів і послуг 05, 44 класів МКТП. Таким чином, свідоцтво України на знак для товарів і послуг №94703 підлягає визнанню недійсним повністю, у зв’язку з невідповідністю знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. В обґрунтування порушеного права позивач посилається на те, що державна реєстрація знака для товарів і послуг «КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ»здійснена з порушенням вимог чинного законодавства України, так як таке позначення не в повній мірі придатне відрізнити товар позивача від товару відповідача, що може спричинити збитки позивачу. Використання схожого знака для товарів і послуг є нечесною конкуренцією. Законом України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (ст.2) визначені повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, зокрема, передбачено, що Установа забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг. Установа –це центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності (наведені функції якого виконує Державний департамент інтелектуальної власності). За таких обставин, позовна вимога про зобов‘язання Державного департаменту інтелектуальної власності здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № 94703 від 25.07.2008р. на знак для товарів і послуг «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ» є обґрунтованою та підлягає задоволенню. Відповідно до ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Позивачем надано суду докази використання відповідачем-2 позначення «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ»(яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг «КАПІЛЯР»за свідоцтвом України №57155 та внаслідок використання якого можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги), шляхом нанесення його на товар та упакування «добавка дієтична вітамінка»(одні і ті ж самі товари 05 класу МКТП, які наведені як у спірному свідоцтві, так і у свідоцтві позивача), виробник – ТОВ ВТФ «ФАРМАКОМ». Позивач надав суду докази придбання у торговій мережі вказаного товару (фіскальний чек). Зазначене дає підстави стверджувати, що позначення також використовується, шляхом зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака, з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продажу. Інших доказів використання відповідачем-2 позначення «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ»позивачем суду не надано. За наведених обставин, суд задовольняє вимогу позивача про заборону відповідачу-2 використовувати позначення «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ»частково, а саме, шляхом нанесення його на товар та упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака, з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продажу. Відповідно, суд також задовольняє частково позовну вимогу про зобов’язання відповіача-2 вилучити із торгової мережі товари в упаковці під словесним позначенням «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ», а саме, в частині зобов’язання відповідача-2 вилучити з торгової мережі товар в упакуванні «добавка дієтична вітамінка», маркований позначенням «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ», виробник: ТОВ ВТФ «ФАРМАКОМ». Судові витрати, понесені позивачем, підлягають стягненню з відповідача-2, у тому числі, витрати позивача на оплату вартості призначеної судом судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності у розмірі 6003,00грн. Щодо вимоги позивача про стягнення з відповідача-2 вартості висновку №7115 спеціального дослідження об’єктів інтелектуальної власності від 29.12.2008р. у розмірі 3158,40грн., необхідність проведення якої позивач обґрунтовує потребою захисту інтересів позивача і об’єкта інтелектуальної власності, то суд зазначає, що такі витрати не мали обов’язкового характеру, оскільки у вирішенні спорів пов’язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу . Крім того, такі витрати не відносяться до судових витрат у розумінні ст. 44 ГПК України, відповідно, суд відмовляє позивачу у стягненні з відповідача-2 витрат позивача по оплаті вартості висновку №7115 спеціального дослідження об’єктів інтелектуальної власності від 29.12.2008р. у розмірі 3158,40грн. Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, - В И Р І Ш И В: 1. Позовні вимоги задовольнити частково. 2. Визнати свідоцтво України №94703 від 25.07.2008р. на знак для товарів і послуг «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ»недійсним повністю. 3. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 2176978) здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України №94703 від 25.07.2008р. на знак для товарів і послуг «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ». 4. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «ФАРМАКОМ»(м. Харків, вул. Юр’ївська, 17, код ЄДРПОУ 30590731) використовувати позначення «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ», шляхом нанесення його на товар та упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу. 5. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «ФАРМАКОМ» (м. Харків, вул. Юр’ївська, 17, код ЄДРПОУ 30590731) вилучити із торгової мережі товар в упакуванні «добавка дієтична вітамінка», маркований позначенням «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ», виробник: ТОВ ВТФ «ФАРМАКОМ». 6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «ФАРМАКОМ»(м. Харків, вул. Юр’ївська, 17, код ЄДРПОУ 30590731) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Еліт-фарм»(м. Дніпропетровськ, вул. Корнійчука, 4, кв. 94, код ЄДРПОУ 32547646) 255,00грн.-державного мита, 118,00грн.-витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 6003,00грн. –витрат на оплату вартості проведеної судової експертизи. 7. Після набрання рішенням законної сили видати накази. 8. В іншій частині позовних вимог –відмовити. Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня підписання. Суддя В.В. Палій Повне рішення складено 21.10.2010р.